-특별기고-

고영회/기술사, 변리사/전 대한변리사회장

유명 상표, 수선업체는 괜찮고, 소유자는 어떨까?

유명 상표를 붙인 제품을 소유자의 요구로 고쳐 만들었을 때(고쳐 만듦, 개조, 재가공, 수선, 리폼) 수선업체는 상표권 침해 책임이 있을까? 최근 대법원은 “상표권 침해가 성립하려면 상표법상 '상표의 사용'에 해당해야 한다고 지적하고, 새로 고친 제품이 거래 시장에 유통되지 않고 개인적인 용도로 사용되는 한, 상표의 사용에 해당하지 않는다고 하여 수선업체는 상표권을 침해하지 않는다.”고 판단하고 사건을 특허법원으로 되돌려보냈다.

상표법 규정(2조)을 먼저 살펴본다. 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 ‘사용’하는 표장(標章)이고, ‘상표의 사용’은 

①상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 

②상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위, 

③외국에서 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 운송업자 등 타인을 통하여 국내에 공급하는 행위, 

④상품에 관한 광고ㆍ정가표ㆍ거래 서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’를 말한다. 상표는 상품을 혼동하지 않도록 막는 장치다.

이 사건은 대법원이 공개 변론을 열 정도로 사회의 관심을 끌었다. 여기에서 쟁점은 고쳐 만듦(리폼)이 상표법상 출처표시로서의 ‘상표 사용’에 해당하는지, 고쳐 만든 제품이 상표법상 ‘상품’에 해당하는지, 일반 소비자가 고쳐 만든 제품을 보고 원래 유명회사의 원래 제품으로 ‘오인’할 가능성이 있는지로 정리된다(이투데이 실린 홍혜종 변리사 글 가져옴).

대법원은 판례공보에서 “고친 제품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되지 않고 개인 용도로만 사용되는 한 고친 제품에 상표를 표시하는 행위 등은 ‘상표의 사용’에 해당하지 않으므로 상표권 침해가 성립하지 않는다. 수선업자가 소유자로부터 개인적 사용을 목적으로 한 개조 요청을 받아 그에 따라 개조하고 개조 제품을 소유자에게 반환한 경우에도 수선업자가 개조한 제품에 상표를 표시하는 행위 등은 원칙적으로 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하지 않아 상표권 침해가 성립하지 않는다.”고 정리했다(나무 위키에서 가져와 일부 편집함).

대법원은 거래 시장에 유통되지 않고 개인 용도로만 사용된다면 상표의 사용이 아니라고 했다. 그런데 유명 상표를 단 제품은 시장에서 거래 가치가 크다. 소유자의 형편에 따라서 언제든지 시장에 나올 수 있다. 지금 당장 거래 시장에 저 제품이 나온다면 수선업체가 다시 상표 침해 책임을 져야 할까? 이 사건에서 수선업체는 의뢰자의 요청에 따라, 오직 의뢰자만을 위해 개조한 것이고, 더욱이 거래될 가능성도 없으니, 수선업체에 상표 침해 책임을 묻기는 어렵겠다.

개조한 상품을 소유한 사람은 어떨까? 개조하여 원래 상품과 다른 상품이 되었을 가능성이 있고, 그렇다면 상표권자가 만들지 않은 새로운 상품인데, 허락받지 않고 남의 상표를 달고 있으면 상표권을 침해한다. 상표권 사용의 정의에서 ‘제품에 상표를 표시’하면 상표의 사용이다. 상표의 사용에는 거래, 유통, 업으로 사용 같은 전제가 없다(특허법 97조는 특허권은 ‘업’으로 실시를 독점한다고 했다.).

소유자가 개조한 제품은 거래 시장에 내놓지 않고 본인이 사용한다면 상품권 침해이더라도 상표권자가 권리를 행사할 실익은 별로 없겠으니, 분쟁으로 갈 가능성은 별로 없겠다. 다시 말하면 상표권 침해일지 몰라도 소비자를 상대로 문제를 걸지 않을 것 같다. 그렇더라도 유명 제품을 개조하여 쓰는 소유자는 조심해야겠다. 고쳐 만든 상품이 거래 시장에 나오는 순간 이를 지켜보는 사람이 있을지 모른다.

내가 내 돈 내고 산 상품도 함부로 개조하면 법의 제재를 받을 수 있는 세상에 살고 있다. 억울한가? 아니, 현대 새로운 관점에서 만들어지는 시대상이다. 이런 일이 새로운 세상을 만들어가고 있다. 적응하자. 진화하자.

http://www.patinfo.com/
서울시 서초구 서초중앙로51 신성미소시티 1305 성창특허법률사무소 

(전화 02-584-7777 팩스 02-584-7337 전자편지 patinfo@hanmail.net)